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專利侵權糾紛中被控侵權方在二審新提出現有技術(設計)證據的處理

日期:2020-06-03 來源:知產力微信 作者:曾博 瀏覽量:
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案號


二審:江蘇省高級人民法院 (2019)蘇民終1777號

一審:蘇州市中級人民法院 (2018)蘇05民初1635號


基本案情


2014年8月13日,專利權人葉衛東申請了名為“自動可變功率電暖器”(踢腳線型)的外觀設計專利,于2015年1月7日獲得授權。該外觀設計專利涉及一種電暖器產品。2018年葉衛東與江蘇愛溫士電熱科技有限公司(以下稱“愛溫士公司”)簽訂專利實施許可合同,以排他許可的方式將涉案專利許可愛溫士公司實施。


2018年12月13日,愛溫士公司以常州佰瑞特家電有限公司(以下稱佰瑞特公司)生產銷售的電取暖器產品侵害其上述外觀設計專利為由,起訴至蘇州市中級人民法院,請求判令停止侵權、賠償損失。


一審中,佰瑞特公司抗辯稱被控產品使用的是現有設計,并提交微信聊天記錄及上海費雷拉暖通設備有限公司在阿里巴巴網店截圖作為現有設計證據。但法院認為該些現有設計證據缺乏其他證據相佐證,對其真實性及關聯性均不予認定。經審理后,法院認為佰瑞特公司的電取暖器產品與涉案專利外形相同,構成相同設計,遂判決佰瑞特公司停止侵權,賠償愛溫士公司經濟損失及維權合理費用共計100000元。


佰瑞特公司不服一審判決,向江蘇省高級人民法院提起上訴,核心的上訴理由為涉案被控侵權產品的外觀系現有設計,并提交了(2019)常常證民內字第21141號公證書,用以種證明美國沃爾麥斯公司在涉案專利申請日之前已經公開了被控侵權產品的外觀設計,被控侵權產品使用的是現有設計。愛溫士公司則主張,第21141號公證書不屬于二審新證據,且佰瑞特公司的現有設計抗辯不能成立。


審理結果


二審法院認為,根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》(以下稱“證據規定”)第四十一條第(二)項關于一審庭審結束后新發現的證據屬于二審新證據的規定內容,第21141號公證書的相應內容公證于一審庭審結束后的2019年12月24日,故可作本案二審證據使用,并認定第21141號公證書公開的電暖器產品外觀與被控侵權產品的整體視覺效果無實質性差異,被控侵權產品使用的是現有設計,佰瑞特公司實施現有設計未侵害愛溫士涉案外觀設計專利,遂判決撤銷一審判決,駁回愛溫士公司的全部訴訟請求。


分析


《專利法》第六十二條規定“在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的,不構成侵犯專利權”?,F有技術(設計)抗辯是專利法上的一項重要制度,也是專利侵權糾紛訴訟中,被控侵權方經常采用的抗辯事由。本案在一、二審過程中,法院對佰瑞特公司提出的現有設計抗辯,根據不同的證據,作出了不同的認定。這也反映出現有技術(設計)抗辯的核心在于對現有技術(設計)證據的認定與采信。本案案情雖然不復雜,但也引發了筆者對在專利侵權糾紛實踐中,被控侵權方在二審中新提出現有技術(設計)證據時如何處理的思考。


1實踐中對被控侵權方在二審中新提出現有技術(設計)證據的處理


被控侵權方在二審中提出現有技術(設計)證據,主要有兩種情形,一種情形是被控侵權方一審提出了現有技術(設計)抗辯觀點,但在二審中提出新的現有技術(設計)證據。第二種情形是被控侵權方一審沒有主張現有技術(設計)抗辯觀點,但在二審中首次提出現有技術(設計)抗辯及證據。


對于被控侵權方在二審中新提出現有技術(設計)證據,實踐中,有以下幾種處理觀點:


第一種觀點認為,應直接采納被控侵權方提出的現有技術(設計)證據,并作出認定。例如在江西省高院(2013)贛民三終字第15號“周亞訴蔡江林侵害外觀設計專利糾紛案”中,法院認為同一項外觀設計,被控侵權人出示比專利權人申請日稍晚的外觀設計專利證書,法官遵循同一發明創造只授一項專利權原則,可以直接否定專利申請日在后的專利權法律效力。一審訴訟程序中被控侵權人未提出現有設計抗辯,而在二審訴訟程序中直接提出現有設計抗辯,法院應當直接進行審查,并作出裁判;如被控侵權人有證據證明涉案專利在專利申請日前有人已公開宣傳相同產品,應認定涉案專利屬于現有設計,他人使用不構成專利侵權。在浙江省高院(2017)浙民終798號“嘉興杰欣園藝景觀有限公司、嘉興市隆森景觀設施有限公司侵害實用新型專利權糾紛案中,法院采信被控侵權方隆森公司二審中提交的一個花箱實物和一份授權公告號為CN201709171U的專利作為現有技術抗辯的證據,并支持了隆森公司的現有技術抗辯理由。


第二種觀點認為,應先對被控侵權方提出的新證據是否符合二審證據進行審查,并作出是否構成現有技術(設計)認定。本案中,二審法院即基于《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》,認定佰瑞特公司提交的第21141號公證書屬于二審新證據,并最終支持了佰瑞特公司的現有設計抗辯。持相同觀點的還有上海市高級人民法院。[1]


第三種觀點認為,按照訴訟法理論,由于被控侵權方在一審中未提出現有技術(設計)抗辯,對于現有技術(設計)涉及的事實在一審程序中未進行審理,在二審提出,屬于新的事實,如二審進行審理,將超出一審的審理范圍,有違二審的上訴審性質,因此,對于被控侵權方在二審中新提出現有技術(設計)證據,不應進行審理,對有關現有技術(設計)抗辯的上訴理由直接駁回。[2]


與此近似的觀點是,最高院在(2017)最高法民申768號案中,指出“專利侵權案件中,被訴侵權人在申請再審程序中以新的證據主張現有技術抗辯,表面上系以新證據為由申請再審,但實質上相當于另行提出新的現有技術抗辯。如允許被訴侵權人在申請再審程序中無限制地提出新的現有技術抗辯,與專利權人應當在一審法庭庭審辯論終結前固定其主張的權利要求相比,對專利權人顯失公平,且構成對專利權人的訴訟突襲,亦將架空一、二審訴訟程序。


2當被控侵權方在二審中新提出現有技術(設計)證據時,應考慮對專利人程序利益的平衡,采取不同的處理方式


現有技術(設計)抗辯作為一種權利抗辯事由,實質上是對專利權利人請求權基礎的抗辯,而其認定標準與專利授權條件中的新穎性標準又是完全一致的。在專利無效宣告制度,對于提起無效宣告的主體和時間并不作限制。在專利侵權訴訟中的現有技術(設計)抗辯制度,本質上與專利無效宣告制度一樣,都是平衡在專利權人的專有權利與社會公眾權利。因此侵權糾紛訴訟中,對于被控侵權方提出現有技術(設計)抗辯,不應當設置限制,其在一審、二審中提出,人民法院均應進行審理,因為本質上,被控侵權方提出現有技術(設計)抗辯時,權利來源于專利制度中屬于社會公眾的權利。


從訴訟程序法考量,允許被控侵權方在二審中新提出現有技術(設計)證據,當二審法院依據被控侵權方在二審中提出的現有技術(設計)證據作出駁回專利權人訴訟請求的判決結果時,與被控侵權方在一審中提出現有(設計)抗辯成立后相比較,這將在事實上使得專利權人失去了提出上訴的救濟機會,訴訟權利受到侵害,有失公平。


對此,筆者認為,當被控侵權方在二審中提出的現有技術(設計)抗辯獲得支持時,法院可以通過對現有技術(設計)證據不同情形的審查,采取對訴訟費不同的處理方式,來平衡專利權人和被控侵權方在實體和訴訟程序上的利益。


1、當被控侵權方在二審中新提交的現有技術(設計)證據,與專利申請人有關聯時,應判決由專利權人承擔全部訴訟費。


在實務中,由于對于專利申請制度認識不夠,經常出現專利申請人將已經公開的專利技術(設計)方案進行申請的現象,比如將自己已先行公開的方案申請專利;又比如將通過購買他人產品獲得的方案申請專利。這樣申請專利的行為,一來本身有違民法誠實信用原則,二來專利權人對于專利技術(設計)方案屬于現有技術(設計)也是明知或者應知的。當二審法院查明被控侵權在二審中提出的現有技術(設計)證據與專利申請人有關聯時,應判決由專利權人承擔全部訴訟費。


2、當被控侵權方在二審中新提出的現有技術(設計)證據,系被控請求方在一審時可以獲得但未提交,在二審才提交時,可以判決由被控侵權方承擔二審訴訟費。


不同于普通的民事活動,專利侵權訴訟作為專業的民事訴訟活動,本身具有高度的專業性和程序要求。被控侵權方對于被控侵權產品的技術來源應當推定為是充分知曉的,通常而言,完全有能力在一審程序中獲得現有技術(設計)的證據,其未在一審中提交,本身即意味著對自身訴訟權利的處分。比如,常見的以專利文獻作為現有技術(設計)抗辯證據的,對于專利文獻,被控侵權方是完全有能力和機會在一審中獲得,但其在二審中才提交,將使得一審對現有技術(設計)進行審理的功能失效,本身是對審級制度設計的破壞,更有損于司法效率和司法安定性。[3]因此,當被控請求方在一審時可以獲得但未提交,在二審才提交現有技術(設計)證據時,應判決由被控侵權方承擔二審訴訟費。


3、對于被控侵權方在二審中新提出的現有技術(設計)證據,系被控請求方在一審后才有機會獲得,在二審才提交時,可以由法院根據現有技術(設計)證據獲得的難度、庭審工作量、專利權人對現有技術(設計)證據的意見等,判決由專利權人和被控侵權方分別承擔相應的訴訟費。


當被控侵權方在二審中新提出的現有技術(設計)證據,確實系被控侵權方在一審后才有機會獲得的,應當依據《民訴法》、《證據規定》等對其是否構成二審新證據進行審查;同時考察被侵權方是否在法院通知的舉證期限內提交證據;在將證據副本轉交給專利權方后可以書面通知其就現有技術(設計)證據發表意見;最后基于當事人方配合情況下的庭審工作量,判決由專利權人和被控侵權方分別承擔相應的訴訟費。


結語


在專利侵權訴訟二審中,一方面,要保證專利制度本身賦予被控侵犯方依據社會公眾權利新提出現有技術(設計)證據的實體權利;另一方也要根據誠實信用和公平公正原則,通過訴訟費承擔的方式,在程序上達成專利權人與被控侵權方利益的平衡。

 

注 釋


 [1]徐卓斌,《對二審首次提出現有設計抗辯的處理》,2014年12月11日發表于上海法院網,網址:http://shfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2014/12/id/1506018.shtml,訪問時間:2020年2月16日。


 [2]徐卓斌,《對二審首次提出現有設計抗辯的處理》,2014年12月11日發表于上海法院網,網址:http://shfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2014/12/id/1506018.shtml,訪問時間:2020年2月16日。


[3]徐卓斌,《對二審首次提出現有設計抗辯的處理》,2014年12月11日發表于上海法院網,網址:http://shfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2014/12/id/1506018.shtml,訪問時間:2020年2月16日。

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