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十大案件 | 評析“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”系列發明專利權無效宣告請求案

日期:2020-06-03 來源:中國知識產權報 作者:陳晏晏,潘珂 瀏覽量:
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評析“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”系列發明專利權無效宣告請求案相同主題發明的判斷方法


二肽基肽酶-IV(DPP-4)抑制劑是降糖藥中的突破,新的DPP-4抑制劑是抗糖藥物開發的重要方向。目前已上市的DPP-4抑制劑包括西格列汀、維格列汀、阿格列汀等。苯甲酸阿格列汀片主要用于治療2型糖尿病,最早由日本武田藥品工業株式會社(下稱專利權人)研發,于2010年在日本上市,2013年在中國獲批上市,商品名為“尼欣那”。


專利權人圍繞阿格列汀在中國申請了大量專利。2018年9月,針對專利權人的ZL201210332271.8(下稱專利一)、ZL201210399309.3(下稱專利二)和ZL200680042417.8(下稱專利三)發明專利,亞寶藥業集團股份有限公司(下稱請求人)向國家知識產權局提出無效宣告請求。經審理,國家知識產權局于2019年2月作出第38950號審查決定,維持專利三的專利權有效;作出第38951號審查決定,宣告專利一的專利權部分無效;作出第38952號審查決定,宣告專利二的專利權全部無效。


在該系列案件中,三件專利的申請日相同,并都要求享有US60/717558和US60/747273的優先權。在專利權無效宣告請求時,請求人提交了證據4,證據4是專利權人于涉案專利最早優先權日之前提交、在最早優先權日和申請日之間公開的專利申請。請求人主張證據4已記載了與涉案專利相同主題的發明,作為涉案專利優先權基礎的在先申請并非首次申請,涉案專利的優先權不成立,由此涉案專利的權利要求1相對于證據4不具備新穎性。


優先權成立的條件


優先權是《保護工業產權巴黎公約》中的一項基本原則,我國專利法第二十九條、專利法實施細則第三十二條等對國際優先權和國內優先權作出了具體規定,其中要求作為優先權的在先申請與在后申請具有相同的主題,并且該在先申請是首次申請。


關于“相同主題”,是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發明或者實用新型,又稱為“四要素原則”。


對于在后申請,所謂的“主題”指的是各項權利要求所涉及的“四要素”。而對于在先申請,應當考察其整個申請文件整體記載的內容,不僅限于權利要求書。在比對技術方案時,屬于同一技術領域的在先申請作為一個整體披露了在后申請的該權利要求的技術方案,能夠解決相同技術問題,實現同樣的技術效果即可。這與新穎性條款中“同樣的發明或實用新型”的判斷具有相似之處。在具體實踐中,可以嘗試將在先的首次申請看作對比文件,考察在后申請是否具備新穎性。如果在后申請相對于在先申請不具備新穎性,通常能夠享有優先權,反之則不能享有優先權。但優先權判斷標準與新穎性判斷標準又不完全相同,例如,某一技術特征在在先申請中為下位概念,在后申請將其擴展為上位概念時,盡管在先申請可以破壞在后申請的新穎性,但是因為后者增加了新的內容,而導致二者不屬于相同主題的發明,從而不能享有該優先權。


當在后申請的某項權利要求中含有新增加的內容時,一般情況下不能享有優先權。但是,如果增加的技術特征屬于從在先申請能夠直接地、毫無疑義地確定的內容,或者增加的新內容對技術方案不具有實質限定作用,未導致“四要素”發生實質變化,則該增加不會導致在后申請成為主題不同的發明。


關于“首次申請”,需要判斷作為要求優先權基礎的在先申請是否為記載相同主題發明的首次申請。如果在該申請人提出在先申請之前還有一件更早的申請也符合“相同主題”的要求,則該“在先申請”并非首次申請,不能作為要求優先權的基礎,因而在后申請的優先權不成立。


在該系列案中,證據4是專利權人早于涉案專利優先權日之前提出的更早的專利申請,如果證據4記載了與涉案專利相同主題的發明,那么作為涉案專利優先權基礎的在先申請就不是首次提出的,不能作為要求優先權的基礎,涉案專利優先權不成立。


綜上分析,本系列案的焦點問題在于判斷證據4與涉案專利是否屬于相同主題的發明。


包含給藥特征的內容對于技術方案的影響


一、涉及“日劑量”


專利二的權利要求1要求保護化合物I在制備藥物組合物中的用途,所述藥物組合物通過口服給予日劑量為5毫克至250毫克的化合物I(即阿格列?。┯糜谥委烮I型糖尿病,其中化合物I以藥學上可接受的鹽或游離堿的形式存在。


專利一的權利要求1要求保護藥物組合物,其包含化合物I和藥學上可接受的載體,其中化合物I以藥學上可接受的鹽或游離堿的形式存在,并且以5毫克至250毫克的日劑量給藥。


證據4涉及通過使用新的DPP-4抑制劑化合物或組合物來治療DPP-4相關疾病,例如II型糖尿病,其中記載了包括阿格列汀在內的通式化合物具有抑制DPP-4活性,具體記載了其中優選化合物尤其是阿格列?。ǖ谝粋€實施例制備的目標化合物)。還對化合物的給藥途徑、藥學上可接受的形式、如何制劑等具體技術特征進行了闡述,并驗證了化合物對DPP-4的抑制活性。


與證據4相比,上述兩件專利要求保護的技術方案均增加了“5毫克至250毫克的日劑量給藥”的技術特征。專利權人認為由于證據4并未記載這一新增加的技術內容,證據4與上述兩件專利不是相同主題的發明。


制藥用途類權利要求實質上是一種制藥方法類型的用途權利要求,其中涉及所治療疾病種類的用途特征和制備方法特征對其保護范圍起限定作用。而組合物權利要求中組合物的組分及其含量對權利要求起限定作用。給藥特征如給藥劑量等如果僅僅體現在用藥過程,與制藥過程無關,沒有使得組合物的組分和含量發生特定變化,通常不會對制藥用途和組合物權利要求帶來差別。


相對于證據4,上述兩件專利要求保護的技術方案均增加了“5毫克至250毫克的日劑量給藥”的特征,該特征體現的是治療過程中的用藥行為,不給制藥用途權利要求或組合物權利要求帶來不同,因此上述兩件專利分別與證據4相比,技術方案相同,屬于“相同主題”。


二、涉及“單劑量形式”


專利三的權利要求1要求保護配制成單劑量形式的藥物組合物,其中該單劑量形式含有5毫克和250毫克之間的化合物I,其中化合物I以藥學上可接受的鹽或以游離堿形式存在。


證據4公開內容如前所述,除此之外,還公開了如下具體的制劑例。(見表)


該案中,“單劑量”是指適合一次給予患者的藥物劑量。雖然“單劑量”亦涉及用藥過程,但是此處“單劑量形式”是一種用于單次給藥的產品形式,本質上是藥物組合物的一種具體表現,因此,“單劑量形式含有5毫克和250毫克之間的化合物I”中5至250毫克是在該產品中化合物I含量而非給藥劑量。


將權利要求1與證據4相比,證據4未披露藥物組合物中化合物4的含量范圍為5至250毫克,證據4所述藥物也不是用于單次給藥的產品形式。此外,就證據4具體制劑例而言,其限定了具體的輔料及其含量,而涉案專利權利要求1中沒有對藥物的輔料及其配比進行限定也沒有限定具體的劑型,并且權利要求1各組分的含量范圍與證據4雖有所重疊,但不完全相同。


由于權利要求1中未對制劑形式和輔料及其用量作出限定,理論上涵蓋了藥學上所有可能的劑型,并可能選用藥學上所有可能的輔料并確定其用量,權利要求1中化合物I的含量也包括了證據4中10至100毫克之外的數值范圍,因此權利要求1與證據4技術方案不同,不屬于相同主題。


三、增加實驗內容對技術效果的影響


通常而言,技術方案是否相同在優先權“四要素原則”中占主要地位,如果技術方案實質相同,往往能夠就此認定技術領域、技術問題和預期的技術效果相同。然而在醫藥化學領域,技術效果是否相同在優先權“四要素原則”中同樣占據重要地位,并具有一定復雜性。一方面,當在后申請要求享有優先權時,其在先申請應當已經完成,而并非僅僅提出一個構想,醫藥化學領域的技術效果的預見性較差,往往需要通過必要的實驗數據來證明,使得本領域技術人員能夠確認在先申請已經完成。另一方面,對于藥物發明而言,專利申請人提交首次申請后,往往會進一步做新劑型、新應用等拓展研發,開展從實驗室實驗到臨床試驗等深入研究。在優先權判斷中,除了對比技術方案本身之外,技術效果是否相同也尤為重要。


證據4的說明書中記載了本發明化合物表現出選擇性DPP-4抑制活性,對DPP-4的表觀抑制常數(Ki)在約10-9M至約10-5M的范圍內。


上述三件專利說明書中除了驗證了DPP-4抑制活性外,還進一步針對新診斷的II型糖尿病患者展開臨床試驗,證實了降血糖效果,還針對小鼠開展了藥物聯用的降血糖研究。這些圍繞II型糖尿的臨床試驗和小鼠研究是否使得三件專利具有區別于證據4的技術效果是判斷優先權成立與否的重要部分。


證據4記載包含阿格列汀在內的化合物具有選擇性DPP-4抑制活性,而具有DPP-4抑制活性意味著可以通過抑制DPP-4對GLP-1的裂解,從而刺激胰島素分泌、抑制高血糖素分泌等機制來降低血糖,進而用于治療II型糖尿病。因此,基于證據4記載內容能夠合理確認,阿格列汀可用于II型糖尿病的治療。而三件專利中增加記載的在糖尿病患者和小鼠上開展的降血糖研究,是對證據4已驗證阿格列汀技術效果的進一步豐富和完善,二者技術效果未發生“質”或“量”的變化,未產生新的技術效果。


優先權審查時,“相同主題的發明或實用新型”的判斷與新穎性條款中“同樣的發明或實用新型”的判斷具有相似之處,可嘗試通過將在先的首次申請看作對比文件考察在后申請是否具備新穎性來判斷在后申請能否享有優先權。如果在后申請相對于在先申請增加了新的技術內容,需要考慮新增加的技術內容能否從在先申請中直接地、毫無疑義地確定,來判斷在后申請能否享有優先權。然而,優先權判斷不能簡單等同于新穎性和/或修改是否超范圍的判斷,比較所屬技術領域、要解決的技術問題、技術方案和預期的技術效果是否相同,才能得出準確的結論。

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