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知識產權惡意訴訟行為的認定

——評江蘇中訊公司訴山東比特公司惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛案

日期:2019-10-28 來源:中國知識產權報 作者:陸超 瀏覽量:
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江蘇省無錫市中級人民法院 陸超


【案號】


(2016)蘇02民初71號


(2017)蘇民終1874號


【裁判要旨】


本案為與知識產權有關的惡意訴訟糾紛案件,認定惡意應考慮如下因素:一是無事實依據和正當理由提起民事訴訟,即原告提起知識產權訴訟并沒有合法的權利基礎;二是以損害他人合法權益為目的,即主觀上具有惡意;三是給他人造成了損害,即給他人造成了經濟損失或競爭優勢的削弱。


【案情簡介】


1998年至2003年,山東比特智能科技股份有限公司(以下簡稱比特公司)的前身兗礦集團山東比特電子公司(以下簡稱兗礦比特公司)曾作為美國賽德電子通信技術股份有限公司(以下簡稱賽德公司)在中國的代工商,受其委托加工酒店專用電話機。2006年3月28日,賽德公司更名為美國美爵信達公司,其授權北京美爵信達科技有限公司(以下簡稱北京美爵信達公司)在中國獨家代理銷售TELEMATRIX酒店專用電話機產品。2006年起,江蘇中訊數碼電子有限公司(下稱中訊公司)接受賽德公司委托,為其加工TELEMATRIX品牌等酒店電話機產品。


2004年11月,兗礦比特公司向原國家工商行政管理總局商標局申請注冊TELEMATRIX商標,并于2007年5月核準注冊,使用商品為第9類電話機等。此后,兗礦比特公司經過兩次變更,現名稱為比特公司。2008年1月,比特公司向中訊公司發出律師函,稱中訊公司宣傳、生產、銷售以TELEMATRIX為商標的電話機產品,涉嫌侵犯了比特公司的商標專用權及合法利益,要求中訊公司撤銷所有宣傳,并停止相關侵權行為,否則將訴諸法律。


2008年3月28日,中訊公司向江蘇省無錫市中級人民法院(下稱無錫中院)提起確認不侵犯比特公司TELEMATRIX商標權的訴訟。此后,比特公司即向山東省日照市中級人民法院(下稱日照中院)提起商標侵權訴訟,請求判令中訊公司立即停止侵犯其注冊商標專用權的行為并賠償經濟損失。此后日照中院將該案移送至無錫中院審理。2009年10月30日,無錫中院作出民事裁定,準許中訊公司、比特公司撤回起訴。


2010年8月,比特公司起訴北京美爵信達公司擅自將TELEMATRIX作為商號和電話機名稱在網站宣傳及銷售活動中使用,侵犯了上述商標權,要求北京美爵信達公司停止侵權,賠償損失等。2010年9月,北京美爵信達公司向原國家工商行政管理總局商標評審委員會(下稱原商標評審委員會)提出申請,請求撤銷比特公司TELEMATRIX商標。2013年7月,原商標評審委員會作出裁定撤銷了爭議商標。比特公司不服上述裁定,向北京市第一中級人民法院(下稱北京一中院)提起行政訴訟。2013年12月,北京一中院作出一審行政判決,維持原商標評審委員會上述裁定。比特公司不服提起上訴,北京市高級人民法院于2014年3月作出二審行政判決,判決駁回上訴,維持原判。比特公司就上述生效判決向最高人民法院申請再審,最高人民法院于2014年12月裁定駁回比特公司的再審申請。


中訊公司認為比特公司上述訴訟的行為構成惡意訴訟,并給其造成了巨額經濟損失,遂于2016年4月起訴至無錫中院,請求判令比特公司公開消除影響,賠償中訊公司經濟損失。


無錫中院審理后認為,比特公司系惡意注冊他人在先使用并有一定影響力的商標,比特公司惡意提起訴訟的行為損害了中訊公司的合法權益,造成其經濟損失。據此,無錫中院判決比特公司公開消除影響,賠償中訊公司經濟損失及合理開支100萬元。一審判決后,比特公司提出上訴,江蘇省高級人民法院經過審理,判決駁回上訴,維持原判。


【法官評析】


惡意訴訟實質是一種對訴權的濫用,知識產權惡意訴訟的本質亦是如此。我國知識產權立法和司法保護力度日趨嚴格,一些行為人意識到知識產權蘊含的巨大價值,試圖以不正當的手段獲得知識產權,并將其作為“武器”打擊競爭對手,損害競爭對手的合法權益,從而獲得非法收益,知識產權惡意訴訟也就隨之出現。最高人民法院在2011年修改《民事案件案由規定》時將“因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛”作為一類案由正式寫入規定,現行的知識產權法律中也并沒有關于知識產權惡意訴訟的專門規定。因此,相對于其它惡意訴訟而言,知識產權惡意訴訟是新類型的權利濫用行為。


知識產權惡意訴訟是指行為人明知自己提起知識產權訴訟無事實或者法律依據,仍以損害他人合法權益或者獲取非法利益為目的,故意針對他人提起知識產權訴訟,造成他人損害的行為。知識產權惡意訴訟行為從廣義上來說,既包括惡意提起知識產權民事訴訟,也包括濫用知識產權訴訟程序。知識產權惡意訴訟基于知識產權的特性,往往具有一定的隱蔽性,在司法實踐中有較大的認定難度,主要表現為行為人總是以權利人維權的名義提起訴訟,而知識產權的無形性又大大提升了區分表面上的維護自身利益與實質上的惡意損害他人合法權益的司法判斷難度,因此在審理中往往需要透過現象看本質,通過研判和剖析行為人的訴訟本意來作出具體認定。


準確認定知識產權惡意訴訟行為,應當審查所涉訴訟行為是否滿足以下三個構成要件:一是行為人提起知識產權訴訟無事實或者法律依據。司法實踐中,常常表現為行為人沒有知識產權權利或者行為人雖然享有形式上“合法”的知識產權,但因該知識產權系惡意取得等多種原因而不具有實質上的正當性。行為人是否系出于惡意取得知識產權,可以從兩方面進行審查:行為人的所謂“權利”實際是否為他人的在先權利,其“權利”載體是否為他人在先使用;行為人主觀上對此是否明知。本案中,比特公司在申請商標注冊前即知道涉案商標早已為他人在境外注冊和使用,其作為同業競爭者,也不可能不知道涉案商標商品具有很高的知名度。二是行為人提起訴訟主觀上具有惡意,主要體現在:行為人提起知識產權訴訟時,要明知其提起知識產權訴訟無事實或者法律依據。在行為人惡意取得知識產權的情況下,尤其要明知其取得知識產權不具有實質上的正當性;行為人提起知識產權訴訟要以損害他人合法權益或者獲取非法利益為目的。因此,如果行為人在惡意取得知識產權后,以損害他人合法權益或者獲取非法利益為目的,提起知識產權訴訟,就可以直接判定行為人在提起訴訟時具有惡意。本案中,比特公司惡意取得商標注冊的行為已為人民法院生效判決所確認,足以認定其提起訴訟時主觀上具有損害中訊公司合法權益的惡意。三是行為人的惡意訴訟給他人造成了損失,且損失與行為人的惡意訴訟具有因果關系。本案中,正是由于比特公司的惡意訴訟行為,使得中訊公司被迫去除其加工商品上的系爭商標標識,此舉必然會造成相應的模具費用支出、更換外殼人工費用的支出及一定的物料損失。

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